December 30, 2005

Première décision de la Cour de cassation dans un litige marque / nom de domaine

Tremblez titulaires de marques ! Une récente décision de la Cour de cassation (1) pourrait bien condamner à l’échec la plupart des actions en contrefaçon engagées contre ceux qui ont enregistré des noms de domaines identiques à vos signes. La Cour de cassation vient de rappeler, clairement, la rigueur des règles applicables en matière de contrefaçon.
Ce n’est que la troisième fois que la haute cour se prononce sur la question des noms de domaine. Ses deux premiers arrêts étaient des arrêts de rejet, dont le plus significatif était relatif à un conflit entre un nom commercial et un nom de domaine. Le dernier est un arrêt de cassation, rendu dans un litige entre le titulaire d’une marque et celui d’un nom de domaine identique, rendu en défaveur du premier.

La marque Locatour a été déposée en 1981 pour divers services relatifs aux voyages, dans les classes 36, 39, 41 et 42. Quelques années plus tard, ce même signe Locatour est déposé parallèlement en classe 38, pour des services de télécommunications. Ce second dépôt reflète une pratique généralement constatée, qui soit va de pair avec l’ouverture d’un service minitel, soit a pour but d’anticiper la création… mais aussi et surtout de protéger la marque contre les « cybersquatteurs ».
Car pour attaquer les auteurs d’enregistrements frauduleux, il faut disposer des armes de la contrefaçon : justifier que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque, et que le nom est exploité pour un produit, ou un service, identique ou similaire.
C’est sur le fondement de la contrefaçon que le titulaire des marques Locatour attaque une société qui avait enregistré locatour.com. Il obtient partiellement gain de cause devant la Cour d’appel de Paris (2). Celle-ci considère que la marque enregistrée pour des services de télécommunications est contrefaite par un nom de domaine ouvrant sur un site web, même si ce site est inactif, mais qu’il n’y a pas contrefaçon de la marque utilisée pour des services de voyages… car de service il n’y a point ! Les juges ont en effet constaté que le défendeur n’exploitait pas le nom locatour.com.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel sur ce second point : la contrefaçon supposant une similitude de services désignés par un même signe, il ne peut y avoir contrefaçon puisque le nom de domaine n’est absolument pas exploité !
La Cour de cassation ne s’arrête pas en si bon chemin : elle censure les juges d’appel qui ont considéré que le site web du défendeur est en soi un service de télécommunications, et que son association au nom de domaine litigieux entraînait contrefaçon. Pour ce faire, la haute cour énonce qu’il convenait de rechercher si les produits et services que pouvait offrir sur le site internet le défendeur étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque déposée en classe 38.
Il ne s’agit pas là d’une interprétation audacieuse des dispositions du droit des marques dans un contexte technologique particulier. Au contraire, la Cour de cassation ne fait que réaffirmer les règles du droit des marques ! Alors que lui est donnée pour la première fois l’occasion de se prononcer dans une affaire « marque contre nom de domaine », sa décision remet rétrospectivement en cause plusieurs décisions du fond qui ne furent pas si rigoureuses dans leur caractérisation de la contrefaçon…
Quelles sont les conséquences de cet important arrêt ? Il est désormais clair que, sauf dans les cas où elle est notoire, le titulaire d’une marque ne peut qu’échouer s’il assigne en contrefaçon le propriétaire d’un nom qui ne l’exploite pas. La stricte réservation d’un nom est sauve de toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Deuxième conséquence : cette décision devrait peser sur la jurisprudence relative à la portée de la protection d’une marque déposée en classe 38 confrontée à un nom de domaine. Selon un courant jurisprudentiel, ce dépôt rendrait la marque plus forte, dans la mesure où un site web est, par nature, un service de communication, et que le nom de domaine associé est donc exploité pour un service similaire à ceux de la classe 38. Pour un autre courant jurisprudentiel, le site web n’est que le moyen d’une activité, un outil neutre qui ne peut en soi être qualifié : c’est l’utilisation qui en est faite qui doit indiquer la catégorie à laquelle il se rattache (un site web qui vend des livres relèverait donc de la catégorie des livres).
Les titulaires doivent-ils donc désormais rendre les armes ? Ils doivent en changer. La bonne vieille action en responsabilité sera d’un utile secours pour la nouvelle ère procédurale qui s’ouvre dans les conflits entre marques et noms de domaine.

(C) Cédric Manara


(1) Cass. Com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143. Commentaire plus académique : Cédric Manara, Un nom de domaine inactif n’est pas une contrefaçon de marque, paru sur Dalloz Actualités le 19 décembre 2005 et dans le Recueil Dalloz, janvier 2006, n° 1.
(2) Paris, 29 octobre 2003.

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December 29, 2005

Celebrity squatting

Where can you find famous people? Before the National Arbitration Forum! The center recently released two decisions: Will Smith won willsmith.tv (587480), and Pearl Jam pearljams.com (593325).

"Your pretty face just grabbed the headlines / Leaving nothing but my name..." (Courtney Love, Uncool).

Réservation d'un nom en vue de la création d'un site : l'absence d'exploitation ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi

Intéressante décision du centre de l'O.M.P.I. rendue à propos de myaxa.com, affaire dans laquelle les protagonistes sont tous Français (D2005-0929 - en anglais).
Le demandeur est titulaire de la marque AXA, et a remporté plusieurs décisions UDRP. Le défendeur a enregistré le nom myaxa.com.
Le premier cite les décisions mysony.com ou my-airfrance.com, rendues en faveur des propriétaires de marques identifiables dans ces noms, à l'appui de son argumentation.
Le second réfute ces précédents, expliquant qu'il a réservé le nom litigieux comme acronyme de Meeting of Young Africans EXchange Association. Il ajoute que ces cinq lettres combinées peuvent revêtir de multiples significations, sans forcément renvoyer à la marque du demandeur.
L'arbitre, William Lobelson, rejoint en partie le défendeur : à ses yeux, "myaxa" se distingue de "mysony" ou "my-airfrance" car la césure y est moins nette, et surtout la marque revendiquée n'est formée que de trois lettres. Toutefois, la notoriété de la marque AXA fait qu'il existe un risque de confusion. La première condition de l'application des règles UDRP est donc remplie.
Sur la seconde condition, au vu des pièces, l'arbitre ne peut que se montrer non convaincu de l'existence de l'association Meeting of Young Africans EXchange Association, et donc de l'absence d'intérêt légitime à l'enregistrement du nom.
Sur la troisième condition, l'argumentation du demandeur pouvait se résumer à "le défendeur connaissait nécessairement ma marque du fait de sa notoriété, il est donc de mauvaise foi". L'arbitre estime qu'un tel argument n'est pas en soi suffisant à démontrer la mauvaise foi. Par ailleurs, le nom de domaine n'était pas utilisé en conjonction avec un service du type de ceux offerts sous la marque du demandeur. L'arbitre conclut que le doute doit bénéficier au défendeur... mais l'encourage à "lever l'ambiguïté" en quelque sorte, en lançant rapidement le site de l'association pour laquelle il a été réservé.

After .asia and .eu

South America wants its own TLD, .lac.

Lawsuit of the third kind

This was reported by the IPkat, Eric Goldman (with very interesting comments), BNA Internet News, and many others: Jews for Jesus launched a lawsuit in New York federal court, saying Blogger (Google) allowed one of its users to operate a blog with an address using the group's name: jewsforjesus.blogspot.com. Plaintiff's brief is here.
In a previous case over a third level domain, a US court ruled there was no trademark infringement: "It is unlikely that the presence of another's trademark in the post-domain path of a URL would ever violate trademark law", Interactive Products Corporation v. a2z Mobile Office Solutions, April 10, 2003). As usual, France distinguishes itself: A court said the use of jeunes.paris.fr infringes the trademark "Jeunes à Paris" (for other French cases, see here).
Blogger terms of service regulate the content of the blog, but does not specifically address its URL: Is it part of the content the users "upload, post or otherwise transmit"? (I would say yes - but I am not an American lawyer).

December 20, 2005

ICANN seeks an in-house counsel for contract law matters

Of possible interest for readers of this blog. The job is based in Brussels. Announcement here.

December 19, 2005

"Staggernation"

This website has collected so many bad faith defense arguments in WIPO disputes that it is unable to decide what is the most dubious!
Examples (no comment...):
Respondent asserts that his fiancée was Chanel Louise Wright, and they together at one time also had an e-commerce business...
Respondent states that he and his girlfriend/fiancée Chanel "narrowed it (the choice of original title of our business) down to the following three choices:
a) chanelbags.com
b) chanelpurses.com
c) wholesalepurses.com
"Chanel and I used wholesalepurses.com because of the fact that Chanel and I broke off our wedding engagement and I did not want her name on my business, which I was now solely operating.
"
or
"Respondent has rights in the abbreviation P.E.P.S.I. through his ownership of the registered company Precise Electronic Positioning Systems International, Inc."

eBay / Perfume Bay

An American Court allowed Perfume Bay to continue using perfumebay.com (pending final decision by the Appellate Court).
According to the report, "[t]he judge had found no actual confusion between the trademarks Perfume Bay and eBay or any dilution of the eBay mark by Perfume Bay under federal or state law, and no breach of settlement agreement by Perfume Bay. Further, the judge found that Perfume Bay had no intent to infringe on eBay's trademark and that the company is entitled to continue using its name, logo and slogan "Where perfume lovers go."

December 17, 2005

December 16, 2005

Domain name news

gathered at Nameprotect:
  1. Does the Length of Your Domain Registration Affect Your Search Engine Rankings
  2. EasyGroup refused entry to easyhotel.ch
  3. A federal court has upheld a UDRP ruling that a former Utah Internet entrepreneur improperly registered Web sites using a Provo mall's name. In 1997 Rasmussen registerd provotownecentre.com. In 2003, he posted on his shopping website a notice that it "has no relation to a shopping mall in Provo currently named Provo Towne Centre." A WIPO panel ruled Rasmussen had acted in bad faith, and ordered the sites turned over to the mall's owners.

December 13, 2005

ADR Center for .eu disputes launches its official website

The official website of the ADR Center for .eu disputes is now available.
On this website, you may find a description of the procedure, the rules, forms, and other relevant documents, and the names of the 86 panelists.

[UPDATE 12.30.05] Two new panelists joined the list.

Lancement du site de la Czech Arbitration Court

Annoncé, le site de la Czech Arbitration Court, prestataire retenu pour assurer la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine en .eu, a été lancé.
Le Centre a ainsi rendu publique la liste des 86 panélistes sélectionnés. Pour la France, ont été retenus : Mmes Nathalie Dreyfus, Marie-Emmanuelle Haas, Isabelle Leroux, et Messieurs William Lobelson, Frédéric Sardain, David Irving Tayer, David Taylor, et Cédric Manara. Pour la Belgique : Didier Deneuter, Tom Joris Jan Heremans, Flip Jan Claude Petillion, Paul Van Den Bulck, Joost Verbeek, Thibault Verbiest, Ignace Vernimme, Etienne Wery.

[Mise à jour - 30.10.05] Le Centre s'est agrandi de deux nouveaux panélistes.
[Mise à jour - 18.01.06] Jean Albert et Alexandre Nappey rejoignent le "corps" des experts de nationalité française.

Echo

For readers who understand French: Domaines.info interviewed me on ADR for .eu related disputes.

And when is the instant registration for?

Google Blogoscoped spotted this domain name tool: With Instant Domain Search, as you type a word you know if it is available for registration. This might be for those who are really in a rush!

December 12, 2005

Numéros de téléphone personnalisables et droits des tiers

L'ouverture des renseignements téléphoniques à la concurrence en France, le 2 novembre dernier, s'est suivie de nombreuses publicités pour les nouveaux entrants. L'un des numéros (attribué à Belgacom), est particulièrement évocateur : il s'agit du 118 007. Ces trois derniers chiffres sont célèbres pour être, bien sûr, associés à Bond, James Bond.
Ce même mois de novembre, de nouveaux services de téléphonie mobile ont été proposés, sous la marque NRJ Mobile. L'un des avantages de l'offre, selon l'annonceur, est que l'on peut choisir son numéro... par exemple en le composant à partir des lettres figurant sur les touches des claviers téléphoniques :
Pour faciliter la mémorisation d'un numéro, on le convertit en un nom... ça ne vous rappelle rien ? La problématique est évidemment identique à celle des noms de domaine, utilisés à la place des adresses IP - et les premières décisions de justice américaines s'étaient d'ailleurs référées aux contentieux dans lesquels un numéro de téléphone imitait une marque, par exemple 1-800-MERCEDES.
Ce type de numéro n'a jamais vraiment eu de succès en France. Maintenant qu'arrivent les numéros personnalisables, doit-on craindre une "nouvelle génération" de litiges ? Pour les prévenir, les conditions générales de l'offre NRJ Mobile prévoient :
2.2 Personnalisation du numéro
NRJ mobile peut, pour certaines offres, proposer un service de personnalisation des six derniers chiffres du numéro de téléphone.
Les offres pour lesquelles ce service est disponible sont décrites dans la Documentation Commerciale.
Ce service de personnalisation s'entend sous réserve de disponibilité des numéros demandés et que le numéro personnalisé ne porte pas atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux droits d'un tiers.
Un article qui rappelle le contenu des chartes de nommage !

December 11, 2005

La citation d'une marque dans un nom de domaine critique n'est pas illicite

Une association loi 1901, l'association des victimes du Crédit Agricole, a ouvert un site web sous un nom de domaine identique à sa dénomination sociale : sos-victimescreditagricole.org.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence assigne l'association et son représentant (qui commentait sur le site des procédures judiciaires l'opposant à la banque), pour qu'il leur soit fait défense de continuer à publier le site, et d'utiliser le nom et la marque "Crédit Agricole" dans la dénomination du site et de l'association. Dans une ordonnance rendue il y a maintenant un an, le juge des référés (Tribunal de grande instance, Aix en Provence, référé, 17 décembre 2004) a estimé qu'il n'était pas compétent pour apprécier le contenu du site. Sur la protection de la marque du demandeur, il indique que, comme toute marque déposée, celle du Crédit Agricole doit être protégée. Mais il observe qu'il n'est pas porté atteinte à la marque en l'espèce :
"Il apparaît toutefois que, tant dans le site internet que dans la raison sociale de l'association, le nom "CREDIT AGRICOLE" est associé au nom "victimes" et apparaît comme le complément du nom "victimes de" et est précédé du sigle "SOS" écrit en lettres majuscules.
Il est clair en conséquence que l'ASSOCIATION "SOS VICTIMES du CREDIT AGRICOLE" et Geoges P. n'ont visiblement pas, en utilisant le nom "CREDIT AGRICOLE", pour objectif de promouvoir des produits ou services bancaires en concurrence avec ceux commercialisés par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE, mais au contraire de polémiquer sur le comportement de cette banque avec ses clients. Une telle utilisation ne peut en aucun cas induire en erreur le public quant à l'auteur de la communication et n'entre donc pas dans les critères de protection du code la propriété intellectuelle (...)".
La banque a fait appel de cette décision considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. La Cour d'appel d'Aix s'est prononcée le 3 octobre 2005 dans le même sens. Après avoir relevé que la marque de la société appelante est une marque semi-figurative complexe, la Cour relève que
"l'utilisation que reproche la banque n'est que partielle puisque seuls les termes "CREDIT AGRICOLE" ont été utilisés pour nommer la banque et non pas pour promouvoir des produits ou services bancaires concurrents (...). L'utilisation critiquée ne peut donc entraîner une confusion quelconque auprès du public ou de l'internaute, le site internet comme l'association "S.O.S VICTIMES DU CREDIT AGRICOLE" n'ayant pas pour finalité ou pour objet de commercer. On voit aussi mal comment on pourrait interdire aux intimés de citer les termes de "CREDIT AGRICOLE" alors qu'ils constituent également le nom commercial de la banque et qu'il faut bien les utiliser pour la désigner"*
Une telle décision est parfaitement orthodoxe sur le plan juridique, et doit être approuvée. Elle va dans le même sens que la décision "jeboycottedanone.net" - dans laquelle le juge avait considéré, tant en référé que sur le fond qu'il n'y avait pas d'atteinte à la marque -, et dans le même sens que le courant majoritaire des décisions UDRP - qui considèrent qu'il n'y a pas de confusion à assortir une marque d'un terme critique.

* Quant au contenu, la Cour d'appel considère que l'association a "entendu placer [sa] communication sous un angle polémique. Mais la liberté d'expression constituant un droit fondamental constitutionnellement protégé, les limites qui peuvent lui être imparties sont nécessairement strictes. En l'espèce, les propos n'apparaissent pas outranciers et ne constituent pas une atteinte intolérable aux droits de la banque, caractérisant un trouble manifestement excessif."

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2005 : pas de protection pénale du nom de domaine

Pour soutenir la campagne d’un candidat à la présidence de Madagascar, un informaticien avait depuis la France développé un site web. Ce site, accessible à l’adresse tiako-i-madagasikara.com, retraçait jour après jour les événements de la vie politique malgache, et consistait en articles, photos, forums, etc. Le fonctionnement du site prenait beaucoup de temps à son développeur. Afin que le site soit nourri en son absence, le développeur en confia « les clefs » à un tiers (communication de la totalité des codes d’accès et du contenu des sources permettant de modifier ou restaurer la base de données). Après avoir été évincé de la campagne présidentielle, il se retrouve aussi privé de site : son (ex) homme de confiance l’a fermé, et a réservé le nom de domaine tiako-i-madagasikara.org, pour y publier... l’intégralité des données figurant à l’origine sur le site qu'il a fermé. Le créateur le cite en justice.
Le demandeur est débouté de son action pénale en contrefaçon de marque par la Cour d’appel de Versailles (18 novembre 2004), qui a naturellement relevé qu’une action en défense d’un nom de domaine ne peut être fondée sur le fondement pénal de l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle. Il n’obtient pas non plus la condamnation pénale du défendeur pour atteinte aux droits sur sa base de données, la Cour ayant considéré que le producteur d’une base ne peut reprocher l’extraction du contenu de sa base s’il n’a pas préalablement interdit une telle extraction (et la cour infirme le jugement qui avait aussi retenu l’infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé (T.corr. Nanterre, 25 mars 2003)). Pourvoi est formé.
Il est soutenu que le nom de domaine est un signe susceptible de représentation graphique qui servait en l’espèce à distinguer des services, et qu’à ce titre il a les caractéristiques d’une marque, partant la protection de l’article L. 716-9. Il est en outre soutenu que la cour d’appel a ajouté à la loi en conditionnant l’application de la protection du producteur à la formulation d’une interdiction préalable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, et approuve l'arrêt d'appel dans les termes suivants :
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D’où il suit que les moyens, qui, pour le second est inopérant en ce qu’il allègue une violation de l’article 323-1 du Code pénal non visé à la prévention, et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis
Il est donc confirmé - si besoin était - que le nom de domaine non enregistré ne peut, en droit français, bénéficier de la protection de la marque. Cet arrêt de la Cour de cassation, non publié, n'a donc pas vocation à rester dans les annales (ce qui est heureux au regard de l'autre question posée, relative à la base de données : sur ce point, le pourvoi est rejeté pour raisons procédurales).

December 10, 2005

Désir, sexe, et contrefaçon

Une personne est titulaire de la marque "DESIR SEXE". Après son dépôt, ce signe est exploité, sous la forme d'un nom de domaine très proche (desirs-sexes.com), par des tiers. La Cour d'appel de Paris a jugé qu'il y avait contrefaçon du fait de cet emploi "postérieur" (terme visiblement utilisé sans intention grivoise !).
Frédéric Glaize, qui a découvert cet arrêt du 19 octobre 2005, livre un commentaire sur les deux parties de la décision : la question de la licéité de la marque, et celle de la contrefaçon. Mes observations sur cette décision paraîtront bientôt sur le site des éditions Dalloz, sous le titre Un nom de domaine nommé désir.

First NAF decision involving the gTLD “.pro” and the SLD “.law.”

over morganstanley.law.pro, decision 571918.
While I'm at it, I also mention another NAF decision, over a .tv name, speed.tv (566696).
Also of note: NAF’s Supplemental Rules will be updated in 21 days. Here are the new rules.

December 02, 2005

Unfortunately this WIPO decision (D2005-0808) is written in Korean. I would like to understand why antiharrods.com and antiharrods.net were deemed confusingly similar to HARRODS!

Guide de l'AFNIC

L'AFNIC a publié un document synthétique pour indiquer au titulaire de droits comment agir ou réagir pour éviter qu'un signe protégé soit enregistré dans la zone .fr.
Voir ce guide.

December 01, 2005

Frequently Asked Questions on ".eu"

A recent official press release by the EU on the new .eu ... and a little mistake: The end of the document reads
An ADR may be initiated either:
* where a domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right is recognised or established by national and/or Community law, provided that this name:
* (a) has been registered by its holder without rights or legitimate interest in the name; and
* (b) it has been registered or is being used in bad faith
Of course, instead of "and" at the end of (a), it should be written "or".

In the news

No time to comment (and not enough procedural skills to understand some of the US cases mentioned below), unfortunately, but these news seem worth mentioning:
  • Netcraft's take on domain parking industry
  • World of Domain Name Developers Inc., asked the United States District Court in San Jose, California to stop the ICANN from allowing VeriSign Inc. to maintain control of the .com domain until 2012. This follows the recent settlement between VeriSign and ICANN (more on ICANNWatch)
  • Another lawsuit hit ICANN, this one by the Coalition for ICANN Transparency Inc., which was denied a temporary restraining order yesterday (Lextext)
  • There are still metatags lawsuits! Prof. Goldman mentions Salu, Inc. v. Pitts, in which the former alleges the later copied the code and content of its website. The website name skinstore.com "repeatedly appeared within the code for the www.skinspa.com website, proving that the site had originally been created as a copy of the Skinstore.com website". Complainant also alleged its competitor managed to have a better placement in search engines because of this copying.