October 31, 2006

Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2006

8 août 2000 : immatriculation de la société Icodia, dédiée à l'activité de l’hébergement de sites web
29 septembre 2000 : enregistrement de acreat.com par Régis H.
17 octobre 2000 : immatriculation de la société Acreat, qui exploite acreat.com
6 novembre 2000 : enregistrement de la marque "@créat" par Régis H., pour désigner divers services en classes 38, 35 et 42 dont les "communications par terminaux d’ordinateur" et la "location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données"
20 septembre 2001 : la société Acreat enregistre acreat.net
21 mai 2004 : enregistrement du nom acreat.fr par la société Icodia. Ce nom n'a jamais été exploité.

Quelques mois plus tard, la société Acreat et Régis H. assignent Icodia pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Le T.G.I. de Rennes (4 janvier 2005, inédit) a accueilli la première de ces demandes.
L'action des demandeurs est fondée sur l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe la reproduction à l'identique d'une marque. Cela a eu pour effet de délimiter strictement l'action. Sous cet angle strict d'appréciation des faits, la Cour d'appel de Rennes (10 octobre 2006) constate qu'il n'y a eu ni reproduction ni usage de la marque, et qu'en outre l'activité du défendeur n'est pas similaire à celle de la société en demande.
Citant ensuite extensivement le (bienvenu) arrêt Locatour, la Cour conclut que l'absence d'usage du nom litigieux ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article L. 713-2. Elle consolide encore ses attendus par des références à la législation et jurisprudence communautaires.
En définitive, la Cour d'appel de Rennes offre une décision très bien étayée, premier signe de "l'onde de choc" créée par l'arrêt Locatour.

==> voir la présentation de cet arrêt par Benjamin Vitasse sur MailClub.info
Prof. Eric Goldman recaps the "sex.com saga" (and will have a better rank on Google because he uses "sex" several times in this story!).
Eric mentions a part of the case which is not well known: The plaintiff still expects to be granted "a large block of IP addresses assigned by" the American Registry for Internet Numbers (ARIN).

Cezch Republic wins domain names

The Czech Republic apparently successfully sued the owners of tschechische-republik.ch, tschechische-republik.at and tschechische-republik.com (Urteil des Landgerichts Berlin vom 26. 09. 2006, Az. 9 O 355/06 ruling [German]). According to Domainblog, the Czech Republic was awarded these names although they do not exactly correspond to its actually identity.

I am aware of other proceedings targeting the owners of similar domains, but where the name of the Republic is written in French.

October 30, 2006

Helpful tool on ADR .eu decisions

My fellow CAC panelist Thomas Schafft, a German attorney at Lovells, has built up a wiki on ADR decisions.
This tool may prove helpful if you have to deal with ADR procedures. Not only will you find there all the texts related to .eu names, but also additional resources of great interest. For example, Thomas was abllowed to publish a recent Discussion note which the Arbitration Center for .eu Disputes recently circulated, to initiate a discussion on the divergences of CAC jurisprudence.

Usage "secondaire" des marques

Un article des Echos de vendredi (27 oct., p. 10 : La vie rêvée des marques sur le Net, Sophie Peters) évoque l'intérêt des acteurs économiques pour l'univers virtuel de Second Life, et les actions marketing qui s'y développent. Extrait :
il est maintenant possible d'acheter son patronyme ou le nom de sa société pour échapper à la liste de noms proposés. Coût d'acquisition : autour de 150 dollars (...) pour un individu, et dix fois plus pour une entreprise. Une démarche proche de celle des noms de domaine sur les débuts du Net.
On peut effectivement rapprocher les espaces de nommage des espaces virtuels du type Second Life : réservation d'un signe créé au sein d'une base de données. Mais la société qui exploite le jeu Second Life est maîtresse de ces créations, et a apparemment créé un marché pour certains signes spécifiques, qu'elle vend (loue ?) elle-même. C'est ici que la comparaison trouve ses limites : le plus souvent un registre ne vend pas directement les noms qu'il gère, et propose un tarif unique par catégories de noms (l'exemple a contrario étant celui du .tv). La pratique de Second Life rappelle plutôt celle des pseudos que l'on se choisit dans des espaces privés gérés par des sociétés (plateformes commerciales de courtages aux enchères, services de messagerie instantanée, etc.).
Quant à la question de l'usage des marques dans les univers virtuels, nul doute que l'on aura l'occasion d'y revenir !

We, "political gambits"?

Vinton Cerf said that he feared that the network’s addressing system would break down if “political gambits” by international groups interfered with plans to expand the languages used in domain names ( New York Times, A Web Conflict Centers on Languages Used in Addresses].
Vint', I respectfully disagree! The DNS remains too parochial, and is stuck to its 26 letters of origin. Ideograms and accents are not only beautiful: They are part of the freedom of speech. Technical arguments are not sufficient to bar IDN projects.

Publication

In the last issue of the International Business Law Journal (2006:5), an article by Nilanjana Chatterjee: Arbitration Proceedings under ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – A Myth or Reality? (page 728).

October 26, 2006

PSP, Drinks, Goethe, Times On Line, Tanos, Noble...

Nouvelles décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes.

1774 (psp.eu) : la demande d'enregistrement a été faite au nom de “PSP Peters, Schönberger Partner GbR” alors que le nom figurant sur le titre de marque est “Peters, Schönberger & Partner GbR”. N'étant pas convaincu qu'il s'agissait de la même entité, l'agent de validation a rejeté le dossier.
Le panel collégial estime qu'il convient de ne trancher les litiges qu'en application des seuls Règlements, mais que les Sunrise Rules restent applicables dès lors qu'il s'agit de juger des conditions de la validation.
Le panel estime que la différence entre les deux identifiants ne consistait qu'en un acronyme, et que l'agent de validation aurait aussi pu constater que le signataire de la demande était un associé du cabinet demandeur. Il contredit donc l'agent de validation, et ordonne le transfert du nom.

2019 (drinks.eu, estragon.eu, krauter.eu, opskrift.eu, salat.eu, urter.eu) : ces noms de domaine à croquer ont été refusés à l'enregistrement au premier jour de la Sunrise II, au motif que le demandeur n'a pas adéquatement prouvé ses droits. Celui-ci avait allégué de droits sur ses noms commerciaux secondaires, tels qu'apparaissant au registre du commerce danois ("DRINKS A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "ESTRAGON A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "KRAUTER A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "OPSKRIFT A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "SALAT A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", and "URTER A/S (LEGRO GARTNERI A/S)"). Le défendeur a demandé à ce que l'affaire soit jugée par 3 arbitres (ce qui fut aussi le cas dans l'affaire 2592 évoquée ci-dessous ; très rares sont les situations dans lesquelles le Registre a fait ce choix).
Le demandeur ayant 65 noms secondaires, le registre a refusé au motif qu'il s'agirait en fait de véritables noms commerciaux, pour lesquels la preuve devait être apportée différemment.
Le panel arbitral choisit d'écarter les Sunrise Rules pour ne s'en tenir qu'aux seuls Règlements. S'il considère que le demandeur avait des droits sur les noms en question au regard de la loi danoise, il constate que chacun des noms secondaires figurait entre parenthèses. Dans ces conditions, les noms revendiqués ne reflétaient pas à l'identique les signes exploités par le demandeur. Rejet.

2021 (goethe.eu, lohmann.eu, mcr.eu) : M. Uwe L. est titulaire de marques correspondantes, et a demandé l'enregistrement de ces noms sous le nom commercial sous lequel il exerce son activité commerciale individuelle, Lohmann Innovation e.K.. Cette différence a amené, cela ne surprendra pas les lecteurs habitués, au rejet de la demande. Et de l'action.

2055 (it-akademiet.eu, aboutlearning.eu, 4mat.eu) : le premier de ces noms est le nom commercial de la société qui cherchait à l'enregistrer. Il est établi que celle-ci n'a pas démontré qu'elle l'exploitait effectivement. Quant aux marques, elles ne lui appartiennent pas. Le demandeur est débouté.

2093 (mazur.eu) : la société "Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o." a demandé en période II l'enregistrement de ce nom. Comme ce terme seul ne correspond pas à la dénomination sociale, la demande n'a pas été acceptée. Le panel confirme que "Oficyna Wydawnicza" ne désigne pas la forme de la société (dans ce cas, il peut en effet y avoir omission), et que le nom de domaine que pouvait enregistrer la société était oficynawydawniczamazur.eu

2301 (whitelight.eu, white-light.eu, lamptronic.eu, eller-technologies.eu, ellertechnologies.eu) : les sociétés White Light GmbH & Co. KG, Lamptronic International GmbH & Co. KG et Eller Technologies GmbH, toutes trois représentées par M. Torsten E., ont postulé sans succès à l'enregistrement de ces noms. Les trois sociétés font partie du même groupe ; le panel décide qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de trancher la question de la recevabilité de l'action.
Il est établi que pour les quatre premiers de ces noms, les marques appartenaient à une tierce société. Quant aux deux derniers noms, le fait que le représentant de la société ait sollicité l'enregistrement en son nom et non à celui de sa société, a pour conséquence le rejet de l'action.

2312 (plan-net.eu) : affaire un peu particulière par ses faits. Il semble que le demandeur se soit trompé lors de la première demande d'enregistrement (oubli d'un élément de son nom), qu'il ait de ce fait introduit une autre demande, et demandé au registre de considérer que la seconde avait pour objet d'amender la première. Le panel considère qu'il n'était pas du devoir du registre de "convertir" ces deux demandes en une seule.

2316 (medtronic.eu) : confirmation du refus d'une demande soutenue par une demande de dépôt de marque, et non par la preuve que la marque était enregistrée.

2355 (postmix.eu) : demande d'enregistrement faite au nom de "EGI Post-Mix GmbH", marque déposée au nom de "EGI Post-Mix Ausschank- und Kontrollsysteme GmbH". Rejet de l'action visant à annuler le refus d'enregistrement.

2416 (timesonline.eu) : un tiers a enregistré ce nom sur la base d'une marque TIMESON&LINE, en lieu et place du journal fondé en 1785. Celui-ci réagit, et fait observer que le défendeur est aussi propriétaire de marques ECON&OMIST, OBSER&VER et FINANCI&ALTIMES. Mais il est comme à l'habitude jugé que le règlement oblige le registre à accorder un nom sur la base d'une marque au premier dont la demande est parvenue, la notoriété d'un des prétendants ne pouvant changer l'approche.

2592 (tanos.eu) : décision non rapportée car prise par un panel auquel a participé l'auteur. (Affaire dans laquelle le registre a choisi de faire appel à un panel collégial)

2670 (j4.eu) : la marque tchèque du demandeur est semi-figurative, et comporte un chevron. Selon le registre, il s'agit donc du signe "VJ4", et non de "J4" comme l'allègue le demandeur.
Le panel observe que la marque comporte aussi un bouclier, et que ce symbole est souvent associé au chevron. Après une longue description historique de ce qu'est un chevron, il conclut qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un caractère alphanumérique. En outre, il observe que dans le certificat de marque, il était spécifié que l'élément verbal était J4.

2813 (noble.eu) : la marque NOBLE du demandeur est composée d'un N stylisé. Suite à l'examen de la marque, le panel confirme l'approche de l'agent de validation, savoir que ce N stylisé vient en plus du terme "NOBLE", et que sa retranscription ne pouvait donc être que NNOBLE.

Résumés rédigés et à lire avec les réserves habituelles.

October 25, 2006

Domain news

  • The story of a website delisted from Google after having been hacked [Search Engine Roundtable]
  • I think this is the first time this happens: ICANN organizes a second round of public comments, and publishes the revised version of .biz, .info and .org registry agreements.
  • No ICANN decision on domain tasting [MIP]
  • Sedo France launches a new auctions system.

Publication : Le .FR. Une zone de confiance sur l'Internet

Sous ce titre, Stéphane Van Gelder et Alexandre Nappey ont ensemble commis un ouvrage publié par Domaines.Info, en partenariat avec l'A.F.N.I.C. (et préfacé par Mathieu Weill).

Stéphane narre des aspects méconnus de la courte mais déjà riche histoire du TLD français : ainsi le combat pour empêcher que l'opérateur national France Télécom prenne la responsabilité des activités de nommage.
Le récit de la construction de cet espace électronique est un peu le "précipité" du marché à la française : une approche du marché selon laquelle il doit y avoir régulation pour atteindre des résultats reflétant la philosophie de ce marché, plutôt que de lever toute barrière qui serait un obstacle à l'activité (il est rappelé que l'objectif du registre français n'a jamais été de devenir la plus grande extension nationale, mais de privilégier la qualité).

Le livre fait justice à l'activité de M. Babonneau, relatant par exemple comment il a, de haute lutte, réussi à faire d'abord accepter l'idée d'une personne morale indépendante pour la gestion du .fr, pour ensuite choisir la forme associative. La lecture des traits sous lesquels est dépeinte cette association sous la plume de Stéphane Van Gelder - volonté de l'Etat de garder le contrôle, parité des administrateurs représentant les secteurs privé et public mais voix prépondérante du Président qui est forcément issu du secteur public, volonté de mettre le .fr au service de l'activité économique... - incline à voir dans le nommage une activité de service public.
Ce récit traversant deux siècles ;-) permet aussi de mesurer à quel point le droit a été un élément de structuration de cet espace de nommage, d'abord dans l'organisation du pouvoir normatif (choix de la forme associative et organisation de sa gouvernance), et ensuite dans l'outil de mise à disposition de noms (la charte) ; Alexandre Nappey présente cette charte et les restrictions qui lui sont assorties dans la deuxième partie de l'ouvrage.
A cet égard, le fait qu'ait été rendue la semaine dernière une décision à propos du nom darti.fr confirme l'opinion de Stéphane selon laquelle le contrôle par le registre de l'espace .fr s'est traduit par un nombre limité de litiges. Selon mon décompte, cette décision serait la soixantième environ à toucher à un nom en .fr (une trentaine de décisions de référé ou au fond, une trentaine de décisions PARL) depuis 2000, soit une dizaine de contentieux par an portés devant une autorité judiciaire ou arbitrale.

October 22, 2006

Cologne, Reykjavik, F-Zero, Formula1, Cybermut, Auctions...

Présentation des 30 décisions les plus récentes de l'Arbitration Center for .eu Disputes.

1209 (formula1.eu) : Formula One Licensing BV critique la décision de l'EURid d'avoir accordé le nom litigieux à une société qui aurait déposé au Benelux une marque dans le seul but d'obtenir celui-ci. La décision du registre est validée, celle-ci ayant pour base une demande formellement valable.

1523 (cologne.eu) : la quatrième ville allemande possède plusieurs noms de domaine communautaires. Elle reproche au Registre d'avoir alloué ce nom à Traffic Web Holding sur la base d'une marque COL&OGNE.
Le panel considère que l'interprétation la plus raisonnable de l'article 11 du Règlement est que, dans le cas d'une esperluette, il convient de la retranscrire par la conjonction de coordination appropriée, et non de la supprimer. L'enregistrement est annulé, et le transfert ordonné.

1693 (gastrojobs.eu) : transfert au profit du demandeur de ce nom dont le titulaire ne s'est pas défendu.

1857 (mezquita.eu) : première décision ADR rendue en français (et donc forcément dans une affaire où est allégué un enregistrement abusif). Cette procédure est parallèle à celle engagée par le demandeur contre le défendeur pour l'annulation de marques déposées par le second au Benelux fin décembre 2005, marques à partir desquelles le nom de domaine litigieux a pu être obtenu.
Le défendeur allègue que ce nom n'est pas strictement identique à la dénomination du demandeur "Mezquita & Associates", et que ce dernier ne démontre pas la réalité de l'usage de ce signe.
Le panel règle d'abord une question procédurale : quoiqu'intentée contre le dirigeant de la société détentrice du nom, l'action est recevable. Il juge ensuite que le nom du demandeur est bien un droit antérieur, dans lequel "associates" est générique et sans portée. Le fait que le défendeur dispose d'une marque est retenu comme démontrant son droit sur le nom. Comme il s'apprête à l'utiliser pour divers services, n'est pas non plus retenue la mauvaise foi.

1914 (fzero.eu) : Nintendo perd cette action, ses droits de marque portant sur le nom "F-ZERO" avec un tiret, alors que le nom revendiqué n'en comporte pas.

2007 (easydrain.eu) : la même société détient la marque EASYDRAIN (nom du déposant figurant sur le certificat : Easy Sanitary Solutions B.V.) et est l'auteur de la demande d'enregistrement du nom correspondant (sous son acronyme ESS B.V.). Par la combinaison (une première !) de l'article 21.3 des Sunrise Rules (pouvoirs de vérification de l'agent de validation) et du considérant 12 du Règlement (sauvegarde des droits antérieurs), le panel considère qu'il aurait pu être aisément déduit des faits qu'il y avait un lien évident à faire entre Easy Sanitary Solutions et ESS.

2012 (eito.eu) : le demandeur s'est identifié sous le nom EITO EEIG, le nom figurant sur le certificat de marque qu'il a fourni est EITO EEIG European Information Technology Observatory.
Le panel va décider en faveur du demandeur :
- d'abord en disant que le pouvoir de vérification de l'agent de validation ne doit être mis en oeuvre qu'à discrétion
- mais fournit une liste de trois types de situations dans lesquelles ce pouvoir doit être mis en oeuvre
- ensuite, il remarque que EEIG est l'acronyme anglais de Groupement Economique d'Intérêt Européen, que ce type de structure est réglementé par un Règlement (CE) de 1985, texte qui prévoit spécifiquement l'usage de la forme abrégée
- l'agent de validation aurait donc dû accepter la demande, ou procéder à des recherches minimales
L'action est donc accueillie par la cour, et le nom enregistré au profit du demandeur.

2022 (etas.eu) : une différence de dénominations (ETAS Etnwicklungs- und Applikationswerkzeuge für elektronische Systeme GmbH / ETAS GmbH) s'est soldée par un rejet de l'enregistrement, et un rejet de l'action ADR subséquente.

2025 (euronews.eu) : la société française Euronews a obtenu du tribunal de grande instance de Paris qu'il fasse injonction au défendeur d'utiliser la marque EURONEWS sous quelque forme que ce soit, ce le 2 octobre 2006. Entretemps, a été initiée une action en récupération de ce nom de domaine. Cette décision judiciaire fut portée à la connaissance du panel, et discutée par le défendeur.
Parmi les arguments du demandeur : le fait que le défendeur a redirigé vers le site officiel euronews.net une fois la procédure commencée.
Parmi les arguments du défendeur : celui-ci dit qu'il a agi de manière légitime, puisque le règlement prévoit que le nom sera attribué au premier à avoir fait parvenir sa demande.
Le transfert est ordonné.

2061 (modline.eu) : le demandeur a fondé sa requête sur une marque semi-figurative comprenant les mots "MODLINE MODULI LINEARI". Il ne pouvait donc obtenir ce nom de domaine.

2094 (deborah.eu, byo-etic.eu, rougebaiser.eu) : une énième affaire dans laquelle le nom fourni lors de la demande d'enregistrement n'est pas le nom figurant sur les justificatifs de droits antérieurs (ici : “Deborah Cosmetics B.V.” / “Deborah Group B.V.”). Le panel va classiquement juger que l'agent de validation n'est pas spécialement tenu de procéder à des vérifications supplémentaires, et qu'il ne peut être admis de documents supplémentaires. Il relève au passage qu'une procédure ADR a pour objet de vérifier la conformité aux Règlements, et pas spécialement aux Sunrise Rules.

2119 (phoenix-x-ray.eu) : le nom du demandeur ne figurait pas sur les certificats soumis. Dans ces conditions, la contestation du rejet n'est pas acceptée.

2123 (unibail.eu) : il s'agit ici d'un cas particulier, car ce nom est l'un des 74,000 qui avait été bloqué sur décision de l'EURid (décision provisoirement suspendue par la justice belge). Le défendeur a demandé au panel de prendre en compte le fait qu'il acceptait le transfert à l'amiable du nom.

2194 (petrom.eu) : le nom avait été accordé à un tiers sur la base d'une marque PET & ROM. Le panel adopte à la majorité l'interprétation selon laquelle l'article 11 donne au demandeur de nom le choix de la forme du nom de domaine. Pour ce faire, il prend l'exemple des marques BANG & OLUFSEN ou BEN & JERRY'S : ces titulaires ne peuvent se voir imposer d'utiliser "and" (ou un équivalent dans une autre langue). Ils considèrent que l'espèce est différente de celle de BARC & ELONA, dans laquelle la somme des termes revêt plus d'importance que chacun de ceux-ci.
Un des arbitres du panel collégial argumente en faveur de l'interprétation majoritaire.

2209 (commscope.eu) : le demandeur n'avait pas démontré bénéficier d'une licence sur la marque appartenant à une société basée aux Etats-Unis. Le panel observe que les Sunrise Rules ne peuvent être applicables, mais que l'absence de démonstration d'un droit antérieur n'en est pas moins contraire au Règlement communautaire.

2219 (altova.eu) : le défendeur a proposé ce nom à la revente sur un site spécialisé, en même temps que 3.000 autres. Il est jugé qu'il n'avait ni droit ni intérêt légitime, et en faisait usage de mauvaise foi.

2221 (reykajvik.eu) : on ne s'étonnera pas de découvrir que la capitale islandaise attaque un enregistrement fondé sur une marque "“reykja & vik”. Est retenue l'interprétation majoritaire, selon laquelle le sigle "&" doit être retranscrit sous une forme nominale, et ne peut être omis.

2238 (asko.eu) : AM Appliance Holding AB, arrivée seconde, demande l'annulation de l'enregistrement au profit du premier arrivé, Asko Assekuranzmakler GmbH. Le nom ayant été enregistré sur la base d'une licence de marque Asko, l'enregistrement est confirmé.

2267 (ebsoft.eu) : différence entre le nom figurant sur le certificat de marque (EB-Soft Gesellschaft für elektronische Beschriftungs-Software mbH) et le nom indiqué dans la demande d'enregistrement (ebsoft GmbH). Rejet de l'action (le panel ne voit pas pourquoi l'agent de validation aurait dû vérifier plus avant les droits).

2274 (gca.eu) : le représentant d'une société a soumis la demande en son nom, la marque fournie étant au nom de la personne morale. La demande a été rejetée par le registre. Le demandeur objecte que le nom de la société figurait dans la partie "adresse", et que l'agent de validation aurait donc dû en tenir compte. En réponse il est indiqué que l'agent de validation ne tient pas compte de l'adresse.
Le panel a estimé que le demandeur doit assumer les conséquences de son erreur.

2297 (fenrisulven.eu) : le demandeur a sollicité l'enregistrement sur la base de son nom commercial Fenrisulven Holdings ApS. Le registre ne lui a pas accordé, estimant que l'extrait du registre de commerce danois ne présentait pas le caractère justificatif suffisant.
Le panel observe qu'outre le fait que le demandeur n'avait pas fourni la preuve de son existence (dépôt des statuts), il ne pouvait prétendre qu'à l'enregistrement de son nom complet, en ayant l'option de supprimer ou non "ApS" mais pas celle de soustraire "Holding".

2335 (fela.eu) : la marque appartient au directeur de la société qui a postulé pour ce nom. De cette différence d'identités est né le refus d'enregistrement contesté. L'action échoue.

2358 (currency.eu) : la demande fondée sur la marque maltaise C&U&R&R&E&N&C&Y a été rejetée, et est donc critiquée par la voie de la procédure ADR. Le demandeur est débouté, les faits montrant qu'il n'y a pas eu de démonstration de la licence accordée au demandeur.

2364 (lecapitaine.eu) : le demandeur a sollicité l'enregistrement du nom sur la base de cette marque semi-figurative :Il est jugé que, le texte accompagnant la marque ne se limitant pas à "Le Capitaine", la demande ne pouvait prospérer.

2381 (haji.eu) : voici un nom au curieux destin. Il a été demandé par le demandeur en période Sunrise et a été refusé. Il est enregistré par la société Ovidio Ltd. au premier jour de la période Landrush. Il est enfin bloqué par l'EURid en même temps que plusieurs milliers d'autres dans le cadre d'un contentieux se déroulant en Belgique.
Le demandeur fait état de ses marques ; le défendeur rappelle qu'il s'agit là d'un terme générique (dans une langue autre que celle de la communauté). Les marques appartenant en fait au dirigeant de la société qui s'est portée en demande, le panel rappelle que toute personne est recevable à agir, au sens du Règlement. Il juge ensuite que les conditions d'un transfert sont réunies (nom identique, parqué, et utilisé à des fins commerciales dans la mesure où il fait partie d'un "lot" massif).

2412 (scwp.eu) : après avoir déposé une marque appartenant à "Saxinger Chalupsky Weber & Partner Rechtsanwälte GmbH", cette société a changé son nom en "Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH". Ce n'est pas de cette différence qu'est venu le rejet de la demande d'enregistrement, mais de l'absence de preuve fournie en appui. Ce rejet est confirmé au terme de l'examen de l'affaire.

2422 (auctions.eu) : le demandeur a soumis une demande d'enregistrement dès le premier jour, 7 décembre 2005, deux jours après avoir fait parvenir une demande de dépôt de marque à l'office compétent pour le Bénélux. Le registre a rejeté la demande, ce qui est contesté : le demandeur allègue qu'il y aurait rétroactivité du droit. Ce n'est pas le cas, et l'action est rejetée.
Entre les lignes (mais sans plus de détails car les arguments respectifs des parties ont été brièvement résumés), l'on apprend que textmessaging.eu a été accordé sur la base d'une marque non encore accordée, par erreur.

2586 (epal.eu) : le demandeur soutient que la demande était dûment étayée par plusieurs marques, et que le registre ne l'a rejetée qu'en raison d'une erreur typographique y figurant. De fait, le demandeur a fait sa demande en utilisant le nom European Pallet Association EPAL alors que les marques sont au nom de European Pallet Association e.V. Selon le panel, cela ne pouvait être de nature à faire comprendre à l'agent de validation qu'il y avait un lien entre ces entités. Le panel observe que le demandeur n'a pas reproché le non usage par l'agent de validation de son pouvoir de contrôle, et estime qu'il statuerait ultra petita s'il soulevait d'office ce moyen.

2596 (studio79.eu, dwbh.eu) : le demandeur vient aux droits de la société Studio 79 qui a fait faillite ; il a repris ses marques avec le fonds de commerce. Un ancien salarié de Studio 79 a enregistré les noms objet du litige. Il est jugé que l'ensemble des conditions du transfert sont réunies.

2780 (cybermut.eu) : le demandeur français avait soumis, en appui d'un enregistrement sollicité le 7 décembre, un certificat d'enregistrement de marque datant de juin 95, mais pas le certificat de renouvellement. Sa demande d'enregistrement, et sa demande subséquente devant le Centre d'arbitrage, ont été rejetées.

L'auteur rappelle que ces simples résumés ne sont fournis qu'à des fins d'information, et ne sauraient être analysés comme reflétant nécessairement son point de vue.

October 20, 2006

Décisions particulières de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Une des particularités de la procédure "ADR .eu", par rapport aux autres procédures du même type, est qu'elle permet de rendre des décisions provisoires, ou "intérimaires".
On recense désormais de nouvelles contestations de procédure, en plus du cas 183C déjà évoqué sur ces pages, ainsi qu'une première décision "intérimaire".

452A (wellness.eu) : il s'agit de la première application de l'article 12 g) des règles ADR, lesquelles prévoient qu'un panel peut surseoir à statuer (i.e. prononcer une décision provisoire) s'il n'est pas à même d'apprécier si les conditions d'une sanction sont réunies ou non. La procédure est donc suspendue pour une durée de six mois, et chaque partie est invitée à apporter des éléments supplémentaires.

1264B et 1265B : refus de changement de langue de la procédure, dans un volet du conflit opposant les deux parties de Chypre à propos de noms de domaine

1639C : la société EH Gaming Ventures Inc. avait engagé une action pour récupérer deux noms de domaine. Il lui a été notifié qu'il lui fallait dédoubler cette action, chacun de ces noms étant détenu par une personne différente. Le demandeur a tenté de justifier qu'il n'y avait lieu qu'à une procédure unique, mais sa plainte a été radiée faute de répondre aux règles ADR.
Il attaque donc cette décision de radiation, en expliquant que le titulaire du nom englishharbour.eu, "X-6 Ltd.", et celui du nom englishharbourpoker.eu, "H-7 Ltd.", ne seraient qu'une même personne, d'autant qu'ils ont la même adresse physique et électronique... et rédigent des e-mails identiques.
Le panel constate que le demandeur s'en tient au Whois mais sans fournir de preuves supplémentaires. A partir du régime du Whois fixé par le règlement (article 16 : il "sert à fournir des informations raisonnablement exactes", etc.), le panel considère que la seule référence à cette base ne pouvait être suffisante.

1683B
: refus du changement de la langue dans laquelle doit être conduite la procédure (whitecase.eu et whiteandcase.eu).

2369B (trans.eu) : ici, le plaignant demandait à ce que soit adopté l'anglais plutôt que le néerlandais, langue de l'enregistrement, prétendant en particulier que certains documents ne seraient pas disponibles en cette langue. Les faits donnant tort au demandeur, sa requête n'est pas acceptée.

==> Ces divers cas relatifs aux langages donnent l'occasion d'indiquer que le fait que la procédure doive utiliser dans la langue de l'enregistrement, soit l'une des vingt langues de la Communauté, a donné lieu à des pratiques encore inédites : celles de cybersquatteurs qui changent la langue de l'enregistrement une fois qu'ils sont attaqués (apparemment, certains registrars leur donneraient cette possibilité), de façon purement dilatoire.

Domain hijacking on the rise?

Is this a rare case of domain name hijacking, or does it hide a general trend? A French firm was recently the victim of such hijacking.

This French company specializing in providing online content for adults lost its name explicite.com during the summer. Because it was more urgent to get the name back rather than investigating to know where to find the thief, it launched UDRP proceedings. A NAF panel just ruled in favor of the plaintiff (788274).

The Complainant summarized the facts as follows: "On July 20, 2006, Complainant became aware of security issues with its GoDaddy.com account, and then realized that the account had been broken into and that the domain name had been hijacked and transferred to a different domain name registrar with different registrant, administrative and technical contacts".
Was it really a case of hijacking? To the panel, "[w]hile it is difficult ... to establish precisely how Respondent came to register the disputed domain name, it seems clear from the record that the registration occurred without Complainant’s consent and may have involved an illegal transfer of the domain name. Because Respondent has failed to respond to this dispute, the Panel assumes that Complainant’s assertion that the disputed domain name was hijacked is accurate." This means that the Respondent did not have legitimate rights or interests in the name.
As for bad faith, the panel finds: "A reasonable inference from the record is that Respondent hijacked the explicite.com domain name from Complainant without Complainant’s permission."

Cour d'appel de Paris, 14 juin 2006

L'Association Gustave Eiffel et plusieurs descendants de l'illustre concepteur portant son patronyme* ont attaqué en justice la société Gustave Eiffel Licensing. Ils se plaignaient de diverses pratiques de la société : le dépôt des marques GUSTAVE EIFFEL et www.gustave-eiffel.com, la vente de produits revêtus de cette marque, l'utilisation de la signature du personnage historique, la fermeture du site web de cette société et le transfert à leur profit des noms de domaine utilisés pour celui-ci (.com, .info, .org, .biz, .fr).
Pour la Cour (décision disponible sur la Gazette du Net), le nom Eiffel évoquant immédiatement l'ingénieur français, mais révélant aussi l'appartenance à sa descendance, l'enregistrement des marques litigieuses a été fait en infraction aux règles de l'article L. 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit l'adoption portant atteinte au droit de la personnalité d'un tiers.
La responsabilité civile de la défenderesse est également retenue : elle avait en effet présenté ses produits en laissant croire qu'ils avaient été conçus "avec l'autorisation et sous le contrôle des détenteurs légitimes du nom patronymique".
La Cour oblige aussi celle-ci à modifier sa dénomination sociale, à fermer son site internet, mais pas à transférer certains noms de domaine au motif que "l'enregistrement n'est pas établi". Il faut en déduire que ces noms n'appartenaient pas à l'intimée à l'époque des faits.
Dans l'hypothèse d'un transfert judiciaire, on aurait pu se demander si ces noms de domaine transférés à une pluralité de demandeurs (ils sont sept ici) auraient fait l'objet de droits privatifs concurrents.

* lequel a été adjoint à la naissance des intéressés

News round up

.com: In the spamhaus.com case, an American court declined to issue an order against ICANN, considering that the relief the plaintiff sought was too broad to be warranted under the circumstances (ICANN News).

.eu: The registry EURid challenges an ADR decision released this summer. To my knowledge, this is the first time the Registry uses article 22.13 of EC Regulation 874/2004 ("The results of ADR shall be binding on the parties and the Registry unless court proceedings are initiated within 30 calendar days of the notification of the result of the ADR procedure to the parties").

UDRP: WIPO announces it issued its 25,000th case related to a dispute. Actually, there have been less than 10,000 UDRP cases so far. WIPO handled 25,000 cases when it adds all the sunrise disputes.

Google Page Rank: Domain strength is taken into account by Google, according to SEOmoz. Domain strength would be a combination of: Registration history, domain name age, strength of links pointing to the domain name, topical neighborhood of domain name based on inlinks & outlinks, historical use & links pattern to domain name. The fact that a keyword is in the domain name is also of importance (this was more or less obvious).

AdWords: A French court ruled in favor of Google in an Adwords case last week. The lawsuit was grounded on article L. 716-6 of the French IP code. Case name is Citadines v. Google

October 13, 2006

Le point sur la jurisprudence sur les liens sponsorisés

[à jour au 21 mars 2006]
Vous trouverez ci-dessous les diapos utilisés pour une présentation de synthèse faite il y a quelques mois au Forum des Droits sur l'Internet. Le résumé des débats ayant suivi cette présentation est ici.

Ces diapos ont été converties avec SlideShare, une application disponible depuis le 4 octobre. La diapo n° 6 reprend une image diffusée par PRWeb, la n° 5 une illustration d'Olivier Andrieu.

October 11, 2006

20 décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes

1364 (gutscheinbuch.eu) : le demandeur a fondé sa demande sur des marques figuratives. Le registre a refusé la demande, qui ne retranscrivait pas le signe figurant sur ces marques. Le panel constate que ces marques ne contenaient pas seulement le mot gutscheinbuch, et qu'en conséquence la demande était irrégulière au regard du (seul) Règlement.

1412 (nourkrin.eu) : une société en attaque une autre qui avait remporté ce nom au cours de la Sunrise Period. Cette seconde société indique à la cour qu'elle ne souhaite pas discuter les prétentions adverses, aussi la cour ordonne-t-elle le transfert du nom.

1665 (it-staffing.eu) : le nom du titulaire de la marque n'est pas le nom porté sur la demande d'enregistrement. Rejet de l'action.

1676 (baumax.eu) : transfert au titulaire d'une marque BAUMAX de ce nom enregistré par une personne qui prétendait avoir un droit légitime sur lui, ayant créé une association "BAUMAX.EU".

1722 (belvedere.eu) : l'association française loi 1901 "Association pour la Promotion et la Protection des Droits de Propriété Intellectuelle" conteste l'allocation du nom à une société qui n'aurait pas justifié d'une marque valide, et dont le contrat de licence ne serait pas non plus régulier. Ces arguments sont rejetés car non établis.

1726 (crm.eu) : le demandeur a sollicité l'enregistrement d'un nom sur la base de son nom commercial, mais pendant la période 1. Seules les marques pouvant donner droit à un nom de domaine dans cette période, la demande est rejetée.

1802 (cantor.eu) : le nom alloué à une société licenciée d'une marque communautaire appartenant à une société américaine l'a été sur la base d'une déclaration de licence datant d'après la demande d'enregistrement. De ce fait, le panel considère que ce seul document ne suffisait pas à démontrer les droits à la date de l'enregistrement (annulation).

1943 (metzler.eu) : la marque ayant expiré, sans preuve du renouvellement, le registre n'a pas fait suite à la demande. L'action en contestation est rejetée.

1993 (iig.eu, iigbank.eu) : le demandeur a fourni un document inutilisable pour l'une des demandes, et pas de document du tout pour l'autre.

2084 (ssangyong.eu, suzuki.eu, stop.eu) : à la date de la demande d'enregistrement des deux derniers de ces noms, le demandeur n'avait fait que chercher à déposer les marques correspondantes ; ces marques ayant été obtenues après l'enregistrement, celui-ci est nul. Concernant le premier nom, l'espèce est plus intéressante, car le demandeur excipait d'une erreur dans le formulaire qu'aurait faite celui qui a en définitive remporté le nom. Habituellement, les pouvoirs de l'agent de validation sont contestés dans l'autre sens (on attaque parce qu'on estime qu'il aurait dû prendre en compte un formulaire malgré en erreur) ; ici, l'agent de validation a "corrigé" l'erreur, et il est jugé que l'allocation du nom de domaine était régulière.

2087 (plextor.eu, plextalk.eu) : Plextor SA/NV, filiale de Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, a demandé l'enregistrement de ces noms de domaine en s'appuyant sur des marques appartenant à sa maison-mère japonaise. Faute de licence démontrée, sa plainte est rejetée.

2138 (novum.eu) : le demandeur prétend avoir envoyé ses preuves, le défendeur prétend n'avoir reçu que la lettre d'accompagnement et pas les justificatifs. Faute de démonstration de la réception des documents probatoires, la requête est rejetée.

2145 (cvc.eu) : attribuant cette erreur à un problème de langue, le demandeur reconnaît qu'il a soumis le document de demande de marque et non le certificat attestant de son dépôt. Le panel juge que l'agent de validation aurait dû user de son pouvoir de contrôle, et aurait pu aisément découvrir que le demandeur avait bien une marque. Il ordonne donc l'enregistrement au profit à son demandeur, en rappelant qu'une procédure ADR n'a pour objet que de vérifier la conformité au règlement communautaire.

2180 (lotterie.eu, irc.eu, nba.eu, slot-machines.eu, t-shirt.eu) : les marques du requérant n'avaient pas encore été enregistrées à la date de la demande des noms de domaine en question. Rejet.

2185 (antwerpen.eu, antwerp.eu) : le retour de l'esperluette ! Suite à l'enregistrement contesté de ces noms sur la base des marques ANTWERP&! et ANTWERPEN&!, le panel propose une longue analyse casuistique de la façon dont peut être interprété l'article 11 (lequel est relatif aux marques composés de signes spéciaux), au terme de laquelle il conclut qu'il y a lieu à annuler les enregistrements litigieux.

2190 (worlee.eu) : le licencié a demandé un nom correspondant à la marque de la personne qui lui a donné licence. L'agent de validation devait-il procéder à des recherches afin de s'assurer de la réalité d'un accord ? Non répond le panel.

2211 (image.eu) : action engagée postérieurement au délai de 40 jours pendant lequel elle pouvait être engagée, et rejetée.

2230 (knauf.eu) : intéressant argumentaire du demandeur, qui prétend que Stefan K. a postulé à l'enregistrement du nom en phase 2, sur la base du droit qu'il a sur son nom de famille, de façon à permettre un "enregistrement à titre conservatoire" au profit du second arrivé, goNetz ; c'est la société en rang 3, Knauf Information Services GmbH, qui attaque. Et perd, sur la base du règlement, qui prévoit qu'un nom doit être donné au premier justifiant d'un droit, sans que la mauvaise foi puisse être prise en compte dans cette procédure.

2235 (palmerscocoabutter.eu) : le nom a été enregistré le 7 avril par un tiers, qui est resté silencieux pendant le procès. Le demandeur se fondait sur diverses marques comprenant le nom PALMER'S, ou BUTTER FORMULA, mais aucune marque ne correspondait exactement au nom enregistré. Toutefois, le panel a considéré que le demandeur pouvait exciper de droits sur le nom de domaine litigieux, lequel a donc été transféré.

2564
(linagora.eu, toolinux.eu) : le registre n'aurait reçu que les Cover Letters non accompagnées des certificats de marque. Faute de preuve qu'ils ont bien été reçus, la demande ne peut être honorée, ce que confirme le panel.

[Le disclaimer habituel s'applique]

October 10, 2006

Should a registry block a domain name? (about the Spamhaus case)

Recent events involved ICANN and EURid (the registry for .eu). ICANN is asked to block a domain name. EURid decided to block 74,000 domain names allegedly registered in bad faith, but a Brussels court ruled that it must "release" these names (for the moment). The French NIC has several times blocked thousands of .fr domain names registered by a same person, who violated the registration rules.

"In a proposed court order dated Friday, Judge Charles Kocoras of the U.S. District Court for the Northern District of Illinois calls on the organizations responsible for registering the Spamhaus.org Internet address to suspend the organization’s Internet service. Both the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) and Tucows, the Spamhaus.org registrar, are named in the order", the CIO blog writes.
What happened? The firm E360INSIGHT launched a lawsuit against the Spamhaus Project Ltd, and won. The defendant has failed to comply with this court order, and now E360INSIGHT seeks a permanent injunction against it. The plaintiff wants the defendant's website to be on hold. It also requires the domain name to be on hold: ICANN and/or its accredited registrar for the domain name "is hereby ordered to suspend or place a client hold on www.Spamhaus.org until such time as they receive a further order from this Court that such suspension or client hold be lifted", reads the proposed order. To Bret Fausett, this will not go anywhere. And John Berryhill writes that the plaintiff's proposed order is deficient.

This Spamhaus case might not be the only one in which ICANN is a target. The webmaster of a French porn website was recently hijacked its domain name explicite.com. On his blog (caution: absolutely NSFW!), he explains that his lawyers have asked the ICANN to give back the name to the legitimate owner. I do not know whether this is actually what the attorneys are requiring, or if the name owner' summary correctly reflects what is happening, but if now people target ICANN, it will become very interesting. [Correction: I checked the list of the pending cases before the National Arbitration Forum; Case 788274 is over explicite.com]

In Europe, pursuant to Article 2 of EC Regulation 874/2004, a .eu domain name "shall be allocated for use" to the person who registers it. This can be interpreted like this: The registry is the owner of all domain names, and gives it agreement to third parties to use it. In France, under the registration rules article 8, the person who registers a name also agrees only to "use" it.

Where EURid and AFNIC took measures when confronted to massive fraudulent registrations, ICANN has always been neutral since then. Now let's assume that a court rules that ICANN must put a domain on hold. Will it do it? And how would it do it? If it blocked a domain name, it couldn't it mean that ICANN is actually the (at least technical) owner of this domain name... and so of all domain names?

[UPDATE, Oct. 11]: In a press release, ICANN writes it "cannot comply with any order requiring it to suspend or place a client hold on Spamhaus.org or any specific domain name because ICANN does not have either the ability or the authority to do so. Only the Internet registrar with whom the registrant has a contractual relationship - and in certain instances the Internet registry - can suspend an individual domain name."

October 09, 2006

Parution

Au courrier de ce matin, le nouveau Précis Dalloz de Droit de la propriété industrielle.
Initialement conçue par feu les professeurs Chavanne et Burst, cette sixième édition est signée de MM. Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux. Ils ont procédé à des refontes, lesquelles augmentent aussi l'épaisseur de l'ouvrage. Il compte désormais 965 pages (!), dont... 5 consacrées aux noms de domaine ;-)

October 08, 2006

Recent UDRP decisions of interest

Spotted among the recent WIPO UDRP decisions:
  • dangersoftamiflu.com (D20006-0781) : TAMIFLU is Roche's trademark. Someone registered the domain name "dangersoftamiflu.com" (and did not explain why: The domain holder remained silent during these proceedings). The panel ruled: "Respondent added the phrase “dangers of” to the term “Tamiflu”, which is identical to Complainant’s TAMIFLU trademarks set forth above. The Panel considers that the addition of the phrase “dangers of” does not diminish the distinctiveness of the term “Tamiflu” within the disputed domain name." If one agrees that such name "does not diminish the distinctiveness" of the trademark, can one say it is "confusingly similar" pursuant to article 4 a) of the UDRP rules?
  • boycottwalmart.com (D2006-0812) : Here, in lenghty findings, the Panel found there was no confusion between this name and the famous WALMART trademark ("Since the Complainant’s mark is embedded in the disputed domain name, it is hard to say there is no similarity, but finding that the disputed domain name is similar to the Complainant’s marks is not sufficient. The critical question in this Panel’s view on this aspect of the Policy is whether the similarity is “confusing”"). To this Panel, "[a] domain name which combines a disparaging or critical term with a trademark may well be confusingly similar to the trademark, but not always. This Panel considers that confusing similarity will be established where those persons who are mostly likely to want to access a complainant’s website will be confused as to whether the complainant is the owner and operator of the website to which the disputed domain name resolves." After reviewing the precedent cases, the Panel rules: "In the present case, the Complainant has provided evidence that it is located in 15 countries world wide. No further information has been provided as to the countries or the language spoken in these countries. The Complainant has not asserted that it has clientele which would be unfamiliar with the English language. In fact, on the Complainant’s website at “www.walmart.com”, the countries cited as having Wal-Mart stores are those countries in which English is the predominate or official language. Therefore, the Panel cannot conclude that the requisite confusion will arise because the Complainant’s customers or potential customers would not understand the meaning of “boycott”" (needless to say I fully agree with such opinion, which I have defended in different articles and on this blog).
  • finances.com (D2006-0706) is worth reading for the facts. The complainant owned the disputed domain name from 1995 to 2005. The respondent said it bought it from the complainant (for 120,000 $) and did not use it but offered it for sale on Sedo. The panelists explain they think the evidence may have been forged.

October 06, 2006

Tata: New episode

In one of the most criticized UDRP cases since 2000, Tata Sons, an Indian company sought and won the transfer of bodacioustatas.com.
In the end of an interesting op-ed published by The Guardian, Prof. Zittrain (hello Jon!) reveals that "bodacioustatas.com is up for sale for $1,200. Even Tata Sons Ltd didn't think it that important to keep." To Jon, "domain names are no longer such an important way to get somewhere" (I do not fully agree, since search tools rely on domain names for indexing).
If you check the Whois for this name, you may see that it does not belong to Tata Sons anymore. The owner sells it with this disclaimer: "An infamous domain name with an interesting history - please google domain before inquiring"
Did the owner choose to sell it for over 1,000 $ because of its meaning, or because of its history? (or both?). Anyhow, the price is lower than the costs of the UDRP proceedings to get the transfer of this name...

Interruption de l'interruption de programmes

pour signaler deux initiatives de deux de mes anciens étudiants à l'Edhec :
Bon succès à tous les deux !

October 05, 2006

Les 74.000 noms de domaine en ".eu" bloqués sont... débloqués

Information du journal Le Monde : le registre EURid "a été condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles à lever la suspension qu'il avait imposée à quelque 74.000 adresses en ".eu" qu'il estimait frauduleuses".
Le jugement, qui permettra de connaître les motifs de cette décision, n'est pas encore accessible.

October 02, 2006

Parution d'un livre sur le ".fr"

Ce jeudi 5 octobre, Stéphan Van Gelder (Indom) et Alexandre Nappey (Meyer & Partenaires) présenteront leur ouvrage Le .FR, une zone de confiance sur l'Internet, édité par Indom (en partenariat avec l'A.F.N.I.C.).

Cette présentation sera l'occasion d'un petit déjeuner débat (réservé aux professionnels du Droit), en présence de Mathieu Weill, directeur général de l'AFNIC.

Plus d'informations sur VoxPI.