May 31, 2007

Protection des marques sur internet

Dans la (toujours très riche) collection des Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit, le petit dernier (numéro 28) est relatif à La protection des marques sur internet.
Une équipe d'enseignants-chercheurs belges nous propose quatre thèmes de réflexion : le cybersquatting, les conflits entre titulaires de bonne foi, les "tensions" entre noms de domaine et liberté d'expression, et enfin l'usage des signes distinctifs pour le référencement.
Les développements sont essentiellement relatifs à la Loi Uniforme Benelux sur les Marques, mais évoquent aussi le droit français (surtout, bien naturellement, dès lors qu'il s'agit d'aborder la question des mots-clef...), le droit communautaire, et bien sûr les règles extrajudiciaires de résolution des litiges.
Alors qu'un courant de pensée estime que les noms de domaine sont une question dépassée ne présentant plus d'intérêt, le livre montre, si besoin, que les questions que l'on a commencé de se poser il y a dix ans n'ont toujours pas de réponses claires, et que le débat est toujours vivace. Cet ouvrage vient utilement contribuer à la réflexion.

May 27, 2007

Domain names and free speech

The First Amendment can limit the expansion of trademark rights on the internet. This is the thesis of Margreth Barrett in her lengthy paper Domain Names, Trademarks, and the First Amendment: Searching for Meaningful Boundaries, Connecticut Law Review, vol. 39, 2007.

Quotation: "Unlike book, song and movie titles, the domain names may not identify or distinguish any goods or services for sale, so that First Amendment expression is not intertwined with commercial promotion, as in the case of books or movies. The domain names constitute pure expression."

Lower Community Trademark fees?

The IPKat echoes a MIP article which reports the EC plans to reduce the fees charged by the OHIM for trademark registrations. The reason is that fees paid by users seem to exceed the overall costs of the CTM system.
I understand that people like to see taxes going down. But in the case of trademarks, what should be taken into account? The money spent to register a sign, or the possible value of trademarks once they are registered? The less expensive a trademark gets, the more registrations there will be. Which also means it makes easier the job of people engaged in abusive or disrupting registrations...

Récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Trois organisations tchèques ont vu leur demande d'enregistrement de nom échouer : akcie.eu (4289), zajezdy.eu (4292), et kurzy.eu (4293). Dans les trois cas, les documents étaient insuffisants à démontrer l'existence de droits antérieurs sur le nom faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Les décisions reposent sur des arguments identiques, mais sont différemment motivées.

hattrick.eu (4303) : le demandeur ne disposant d'aucun des droits antérieurs qu'il indiquait dans sa candidature, aucun usage de l'identifiant n'étant démontré, sa requête est rejetée.

May 26, 2007

Revendre des noms génériques en .fr n'est pas contraire aux règles PARL

En une seule journée, le nombre de décisions rendues en application des règles PARL a augmenté de... 7,5 % ! Trois nouvelles décisions portant sur des noms en .fr ont en effet été publiées, qui s'ajoutent à la quarantaine déjà rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'O.M.P.I. : creditmituel.fr, studio.fr, gerbe.fr.

La première décision ne nécessite pas d'être commentée : le transfert s'imposait en l'espèce ! Mais elle contient un intéressant passage sur la possibilité de mettre en ligne les coordonnées du défendeur : s'agissant d'un particulier, il avait enregistré son nom sans que celles-ci soient publiques, et il est jugé que rien ne s'oppose à ce que certaines de ses données personnelles soient diffusées avec la décision qui les contient.

Avec la seconde décision, studio.fr, on assiste à la consécration, dans le cadre de la procédure PARL, de l'activité de spéculation sur les noms de domaine génériques. L'arbitre a notamment estimé que "Le fait de proposer à la vente un nom de domaine constitué d’un terme générique n’est pas en soi fautif, sauf à démontrer la volonté du titulaire du nom de domaine de porter manifestement atteinte aux droits d’un tiers ou aux règles de loyauté en matière commerciale", et plus loin : "cet exercice spéculatif est d’autant moins répréhensible qu’il porte sur un terme du langage courant ne faisant pas immédiatement référence au Requérant".

Le troisième nom, gerbe.fr, étant lui aussi composé d'un générique, on pourrait imaginer qu'une décision similaire intervienne. Toutefois, le défendeur n'a présenté aucun argument en réponse, et il a été décidé que le nom devait être transféré au profit du titulaire de la marque GERBE.
The dispute provider for the .eu space, Czech Arbitration Court, applied to be a UDRP provider. ICANN opened public comments on its proposal (comments accepted before June 25).

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur sex.com sans jamais avoir osé le demander

Des articles sur les noms de domaine, il y en a beaucoup. Des livres sur les noms de domaine, il en existe quelques uns. Voici un livre qui porte sur... UN seul nom.
Mais quel nom ! sex.com. Un nom de trois lettres. En .com. La requête la plus fréquente sur les outils de recherche. Celui qui détient sex.com est comme le propriétaire de centaines de mètres carrés au centre de Tokyo, la ville où le foncier est le plus cher au monde.
C'est dire s'il en a fait, des envieux, ce nom. Enregistré par Gary Kremen en 93, alors que les noms de domaine pouvaient encore s'acquérir gratuitement auprès de NSI, ce nom a été détourné par Stephen Cohen par un stratagème tellement gros qu'il a fonctionné : un faux fax envoyé à Network Solutions pour demander le transfert.
Kieren McCarthy raconte avec talent, et beaucoup de suspens, toute l'histoire de la bataille de sex.com. Elle ne s'est pas jouée que devant les tribunaux : l'auteur dépeint les caractères des protagonistes, aussi exceptionnels que déterminés, ce qui a contribué à faire plus encore de cette affaire une affaire hors du commun.
Le livre intéressera les juristes, en particulier ceux qui ne sont pas familiers du droit américain : l'affaire sex.com, ce n'est pas seulement une bataille autour de ce nom, et de sa qualification, ce sont aussi d'innombrables contre-attaques, notamment en diffamation, entre les diverses parties. Pendant les huit années qu'a duré la partie judiciaire de l'affaire, c'est une panoplie de stratégies qui s'est déployée dans les prétoires et ailleurs. Abus de procédures, abus du droit des marques, etc. L'ouvrage est à la fois un roman et un casebook !
Au-delà de l'aspect juridique, le livre, qui raconte une histoire qui au total s'étire sur douze années, retrace aussi en filigrane toute l'histoire des noms de domaine, au travers du plus emblématique d'entre eux, depuis l'incompréhension à leur égard jusqu'à leur extrême valorisation (le fait, d'ailleurs, que le procès avait commencé avant la "bulle internet" mais s'est décidé pendant celle-ci a d'ailleurs eu une nette influence sur son sort). On apprend aussi que la bataille pour le nom ne s'est pas jouée seulement devant les tribunaux, mais aussi par e-mails, invectives sur les forums, articles de presse interposés, etc. Toute l'effervescence du web de la fin du vingtième siècle est contenue dans le livre, mais sans que le lecteur soit perdu.
Bref, les monomaniaques des noms de domaine apprécieront !

May 24, 2007

Gestion et securisation des noms de domaine

J'étais aujourd'hui au Forum Eurosec pour donner une intervention lors d'une session sur les noms de domaine. Voici les diapos de la présentation :

May 21, 2007

New publication

Jacqueline Lipton, Who Owns 'Hillary.Com'? Political Speech and the First Amendment in Cyberspace, [2008] Boston College Law Review (Spring).
This article examines the large gaps and inconsistencies in American domain name law and UDRP as to domain name use in the political context (like "kerryedwards.com"). Current domain name policy is focused on protecting trademark uses of domain names against cybersquatters, and does not deal with protecting uses of domain names as part of the political process.
The article also discusses the Californian Act against cyberfraud.

May 15, 2007

Sur ton site web, ton numéro RCS tu indiqueras

Si les éditeurs non professionnels d'un site web ont le droit de préserver leur anonymat, les éditeurs professionnels sont tenus de s'identifier. Les informations qui doivent être mises à disposition du public, telles qu'exigées par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, varient selon que l'éditeur est une personne physique ou une personne morale.
Dans le cas des personnes exerçant une activité commerciale, d'autres textes prescrivent la communication d'informations supplémentaires. Ainsi depuis 1984 le décret relatif au registre du commerce et des sociétés oblige à mentionner le numéro d'immatriculation ainsi que le nom commercial sous lequel le commerçant exploite son activité. Ce nom devant figurer sur tous les documents commerciaux émanant de celui qui le porte, il devait en toute logique apparaître sur le site web même si le texte ne le prévoyait pas expressément.

Cela n'a pas dû sembler logique au pouvoir exécutif, qui vient de modifier le décret sur le RCS pour y préciser que toute personne immatriculée indique sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que son numéro unique d'identification et le lieu de son siège social. Dans le cas d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger, devront en outre figurer sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un.
L'infraction à ces obligations est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

[Décret du 9 mai 2007]

May 14, 2007

To be or not to be (on Google)

Two interesting articles to confront: You're a Nobody Unless Your Name Googles Well (WSJ) / Prof advocates digital forgetfulness, calls Google 'Soviet' (The Register)

"[W]hen Ms. W... was pregnant with her first child, she ran every baby name she and her husband, Justin, considered through Google to make sure her baby wouldn't be born unsearchable": The first article describes how being found on Google can become a problem for people with common names.
Some people have taken measures to boost their visibility online, including creating listings in professional directories and paying companies to help them appear more prominently in search results. Parents-to-be routinely plug baby names into search engines to scout out the online competition. Some actors and musicians weigh the impact of less unique stage names.
The phenomenom is not new: In No Logo, Naomi Klein writes about a consultant who changed her name so that it could become a vehicle for her activity.
The second article is on a paper published by a scholar who criticizes the fact that search tools record, store, and index everything.

Technology is a tool. Like all tools, it can be used for several things - good or bad.

May 13, 2007

Nom de domaine en "sucks.eu" : une première décision

Près de 600 décisions relatives à des noms de domaine en .eu ont été rendues à ce jour. Voici la première à porter sur un nom composé d'une marque suivie de "sucks" : airfrancesucks.eu (4141).

La compagnie aérienne reproche à Lexicon Media l'enregistrement de ce nom, ainsi que de airfrance-jp.eu. Selon elle, l'adjonction de ces suffixes ne suffit pas à éliminer le risque de confusion avec sa marque notoire.
La demanderesse s'appuie sur un ensemble de décisions UDRP qui viennent au soutien de ses prétentions, non sans reconnaître que ces décisions ne représentent qu'une partie de la jurisprudence. Aux yeux de la compagnie aérienne, le fait que les internautes non anglophones ne comprennent pas nécessairement le sens du terme péjoratif ajouté à sa marque, constitue un risque de confusion.
Elle ajoute qu'elle se s'oppose pas à l'expression de la critique au travers d'un nom de domaine, mais que dans ce cas le nom doit être utilisé à cette fin. Elle observe que le nom de domaine en "sucks" a ici été enregistré de façon passive.
La compagnie présente ensuite les arguments démontrant l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur, ansi que sa mauvaise foi. Ce dernier est resté silencieux.

Dans un contentieux ADR .eu, l'arbitre a la faculté d'interpréter ce silence comme valant reconnaissance des arguments de l'autre partie. Ce que choisit de faire ici l'expert chargé de trancher le litige.

Y a-t-il ou non risque de confusion dans le cas du nom de domaine airfrancesucks.eu ? L'arbitre note que le demandeur y voit un terme dénigrant, puis se tourne vers l'Oxford’s Advanced Learner’s Dictionary pour relever qu'il s'agit d'un terme d'argot signifiant que quelque chose est mauvais. A ce stade, l'arbitre considère que cet ajout d'un mot péjoratif permet d'écarter le risque de confusion. Toutefois, il souscrit ensuite à l'argumentaire du demandeur, pour estimer que le nom litigieux est susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu, au sens de l'article 21.1 du règlement.
Rien ne permettant d'avérer que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime, il est ensuite jugé que les deux noms avaient été enregistrés en l'absence de tel droit ou intérêt.

Puis il est estimé que ces enregistrements ont nécessairement été faits de mauvaise foi. Mais aussi qu'il y a utilisation de mauvaise foi.
Peut-il y avoir utilisation de mauvaise foi au sens du règlement communautaire dès lors qu'il n'y a pas d'utilisation ? Sur ce point, l'arbitre apporte sa construction à l'édifice jurisprudentiel de l'ADR .eu, en consacrant des développements au "passive holding".
S'il convient que l'utilisation suppose la prise en compte d'éléments matériel - tels que l'utilisation de pages parking, de pages statiques, de l'indication "en construction", etc. -, il précise que le seul fait que le nom n'est pas utilisé ne peut en soi être un élément suffisant. Il peut par exemple être nécessaire d'enregistrer un nom en amont d'un projet, en prévision et au cours de son développement.
Par ailleurs, en l'absence d'utilisation, il ne saurait y avoir de prise à la revendication d'un titulaire de marque, la marque étant régie par le principe de spécialité (référence indirecte à la jurisprudence Locatour de la Cour de cassation).
Dans les circonstances particulières de cette affaire, le rapprochement entre la réputation de la marque du demandeur, et le choix de l'enregistrement d'un nom en "sucks", l'arbitre estime que cet enregistrement est fait pour perturber l'activité du demandeur, et conclut qu'il y a ici utilisation de mauvaise foi.

Il y a donc eu, aux yeux de la juridiction, à la fois enregistrement ET utilisation de mauvaise foi, du fait des conséquences pour la marque du demandeur. Mais peut-on ici distinguer l'enregistrement de l'utilisation ? Pour ne pas trancher, voici deux réponses :
- positive : l'enregistrement portant sur une phrase (sujet + verbe) qui présente un sens, le nom à lui seul véhiculerait la critique (sans qu'elle soit étayée) et serait donc utilisé à cette fin, même sans contenu associé
- négative : l'utilisation suppose des actes positifs distincts du simple fait de l'enregistrement. La simple détention d'un enregistrement ne saurait constituer une utilisation
Il faut observer que les conditions de l'article 21.1 sont alternatives, et que la question de la bonne ou mauvaise foi est de toute façon sans incidence ici, dans la mesure où l'arbitre a jugé que le défendeur n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime.

Quant à la question de la compréhension du sens d'un mot anglais dans un nom de domaine, et donc du risque éventuel de confusion, en faisant abstraction du cas d'espèce et en y réfléchissant de façon plus générale : cette question peut-elle se poser de la même manière dans les décisions UDRP et les décisions ADR .eu ? Pour les secondes en effet, le droit communautaire des marques doit servir de guide, aussi leur soutènement peut-il être différent.

May 09, 2007

Prochaines manifestations sur les noms de domaine

Noms de domaine et cybersquatting
(dans le cadre du 18ème Forum européen sur la sécurité des systèmes d'information)
24 mai

Avec Philippe Bourcier (CITALI) : Du bon usage des faux DNS et de la médiation en entreprise
Nathalie Dreyfus (Cabinet Dreyfus) : Bilans d'Expert auprès de centres d'arbitrage internationaux
Cédric Manara (EDHEC Business School) : Gestion et sécurisation des noms de domaine
Modérateur : Olivier Caleff - Devoteam Consulting

* * *
La gestion des noms de domaine au sein de l'entreprise
14 juin

Avec Etienne Wéry et Loic Damilaville (DNS News Pro)

Plus d'infos

May 07, 2007

Candidat à l'élection présidentielle et identité électronique

Maintenant que les élections présidentielles sont terminées, on va pouvoir parler des élections présidentielles ! :-) Les candidats en ont fini en France, mais ils ne sont pas encore désignés aux Etats-Unis.
L'un des potentiels candidats démocrates est Barack Obama. Sur MySpace, une page lui est entièrement consacrée, qui liste 160.000 amis. Un succès à la hauteur de sa réputation ! Sauf que... ce n'est pas lui qui anime cet espace, ni son staff de campagne qui le fait pour lui.

Après intervention auprès de MySpace, Barack Obama a "pris le contrôle" de ce qui est devenu son site. Quant à l'évincé, il se dit déçu de ce qui s'est passé [Reuters].
Ce dernier se plaint de ne plus pouvoir accéder à ce qu'il avait créé. La raison en est simple : les Terms of Use de MySpace. Il ne faut jamais oublier que dès lors que l'on choisit un espace de publication privé appartenant à un tiers, ce n'est pas le droit commun qui s'applique, mais les règles contractuelles de cet hébergeur.
Une anecdote qui en creux rappelle l'intérêt des noms de domaine : si un nom avait pointé vers ce contenu supprimé, ce nom aurait subsisté comme point d'entrée, et aurait pu rediriger vers le même contenu hébergé ailleurs.

May 02, 2007

  • "We don't sell trademarks. We sell advertising space" - Rose Hagan, Senior Trademark Counsel for Google Inc.
  • "We're all trying to find the right, reasonable balance for the owners of trademarks, consumers and advertisers" - Laura Hauck Covington, Yahoo Inc. lawyer.
[From the Chicago Tribune, on a workshop on advertising and keywords during the INTA annual conference]

Un nom de domaine identique à une clef de décryptage est-il illégal ?

Digg est une société "web 2.0" qui connaît un certain succès. Sur son site, les membres font partager les billets de blog qui leur paraissent intéressants. Plus la communauté des lecteurs vote pour un billet, et plus celui-ci figurera en bonne position. Le billet en question bénéficie ainsi d'un large lectorat.
Il y a peu, un blogueur a révélé la clef de 32 caractères permettant de "casser" l'encryptage des DVD haute définition. Immédiatement, son billet a reçu les suffrages des utilisateurs de Digg... et presque aussi immédiatement, la société Digg a reçu notification de supprimer toute référence à ce billet. Ce qu'elle a fait, en même temps qu'elle a supprimé le compte du "rapporteur".

Mais une lettre de notification ne peut empêcher une information de circuler ! La même clef a été republiée, par d'autres blogueurs... et de nouveau sur Digg ! Sur YouTube, on trouve un vidéo-clip d'une chanson dont les paroles sont... les caractères de la clef. Il semble aussi qu'il y ait des t-shirts dont les motifs reprennent ces caractères. Enfin, un nom de domaine 09-f9-.....-9d-74-e3-.....-41-56-c5-.....-88-c0.com a été enregistré !

Ce qui fournit un nouveau cas d'école : un nom de domaine identique à une clef de décryptage est-il illégal ? (pour la résolution du cas, vous considérerez que le nom n'est pas exploité).

[MISE A JOUR] Le fondateur de Digg annonce sur son blog qu'il choisit de se plier à la volonté de la communauté plutôt qu'à celle du titulaire des droits, dans un billet comportant lui-même le numéro de la clef


[MISE A JOUR - 5 mai] Il est fort justement souligné que là où la "réplication" de ce code sur des pages web peut être sujet à destruction ou retrait suite à notification, l'enregistrement sous forme d'un nom de domaine est le moyen le plus efficace pour propager une information, tout nom de domaine étant copié dans les serveurs racines et les serveurs DNS. "If you want to spread a secret, domain names are the way to do it. ... Domain names can never die, they can never be deleted, and there will always be a record of them. Domain Tasters will bring any domain name back from an inactive sleep if they ever getted turned off. No one can kill a good domain. We live in a digital age where domain names are very powerful and live forever." (via Franck Schilling)

May 01, 2007

Nouvelle question parlementaire sur les noms de commune

Est-ce qu'à chaque fois qu'au Sénat on s'intéresse aux noms de domaine, c'est pour les associer aux noms des collectivités ? Après une proposition de loi et d'autres questions du même genre, voici une nouvelle question écrite relative à l'éventuelle confrontation entre noms de commune et de domaine.

Question écrite de M. Jean Louis Masson, n° 16802 (JO Sénat, 31 mars 2005, p. 904)
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème que pose le dépôt des noms de communes en « .fr » dans la mesure où celles-ci sont aujourd'hui menacées par le fait que n'importe qui peut s'approprier le nom d'un domaine quand ce dernier n'est pas protégé. Afin d'assurer cette protection, les communes déposent plusieurs formulations et en assument les frais, parfois trop lourds pour les plus petites d'entre elles, qui en découlent. Il souhaiterait en conséquence qu'il lui indique les intentions du Gouvernement afin de trouver une solution à ce problème.

Réponse du Ministre délégué à l'industrie (JO Sénat, 26 avril 2007, p. 865)
Depuis mai 2004, l'AFNIC (association qui est chargée de la gestion du domaine Internet « .fr ») a assoupli ses règles pour l'enregistrement d'un nom de domaine. Ce nom est choisi librement par le demandeur, qui doit cependant s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers, l'AFNIC n'exerçant plus de contrôle à ce niveau. Des procédures de règlement alternatif des litiges ont été mises en place, auprès du centre de médiation et d'arbitrage de Paris (créé par la CCI de Paris) et auprès du centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI, pour lutter contre les enregistrements abusifs, des recours judiciaires étant également toujours possibles. La protection a priori dont bénéficiaient les noms des collectivités territoriales avait ainsi été supprimée en mai 2004, l'AFNIC ayant préalablement informé chaque collectivité territoriale par lettre en décembre 2003. Les collectivités territoriales ont alors fait part de leur inquiétude face au risque d'utilisation par des tiers de leur nom. Cette situation a conduit des parlementaires à alerter le Gouvernement sur les conséquences des nouvelles modalités de gestion du domaine Internet « .fr », et à déposer une proposition de loi relative à la protection des noms des collectivités territoriales qui a été adoptée en première lecture au Sénat le 22 juin 2004. Le Gouvernement partage ce souci de renforcer la protection des noms de collectivités territoriales sur Internet. Sans remettre en cause l'assouplissement des règles d'enregistrement des noms de domaine dans le « .fr », qui pourra contribuer au développement de l'usage de l'Internet en France, le ministre délégué à l'industrie a demandé dès juin 2004 à l'AFNIC de remettre en vigueur la protection dont bénéficiaient les noms des collectivités locales, ce qui a été fait. Par ailleurs, la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques a introduit un article L. 45 dans le code des postes et des communications électroniques, portant sur les modalités de désignation des organismes chargés de gérer les noms de domaine Internet de premier niveau correspondant au territoire national (exemple « .fr ») et sur le respect de principes d'intérêt général pour l'attribution des noms de domaine. Dans ce cadre, le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 a créé les articles R. 20-44-43 et R. 20-44-44 réservant aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le domaine « .fr » et interdisant l'enregistrement de noms de domaine ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les institutions de la République et les services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Le nouveau cadre juridique mis en place par le Gouvernement est donc particulièrement protecteur pour les collectivités territoriales. Enfin, il convient de ne pas surestimer le coût d'enregistrement d'un nom de domaine. La redevance annuelle fixée par l'AFNIC pour les bureaux d'enregistrement, qui était de 58 euros en 1998, est aujourd'hui d'environ 6 euros, le coût pour le client final pouvant être inférieur à 15 euros TTC. Ainsi, la baisse du coût d'enregistrement d'un nom de domaine, et plus généralement des frais d'accès à l'Internet, doit permettre à toutes les collectivités d'utiliser effectivement Internet pour améliorer l'information et les services offerts à nos concitoyens.
On notera que, décidément, seul le .fr semble préoccuper les pouvoirs législatif et exécutif.

[remerciements à B. Tabaka]